‹ GERİ

6769 SAYILI SMK KAPSAMINDA KULLANIMIN İSPATI KAVRAMI

 

6769 sayılı SMK’nın yayıma itirazın incelenmesine ilişkin 19 maddesine göre “Kurum, başvuru sahibinden itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmesini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. Görüşlerin veya istenilen ek bilgi ve belgelerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.”

 

6769 sayılı SMK’nın yayıma itirazın incelenmesine ilişkin 19 maddesine göre “6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

 

6769 sayılı SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin kullanımın ispatına ilişkin 29(1) maddesine göre “Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanabilmesi için başvuru sahibinin, yayıma itiraza ilişkin görüşünü sunması gereken süre içinde kullanımın ispatına ilişkin talebini açıkça ve yazılı olarak Kuruma bildirmesi gerekir. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan kullanımın ispatına ilişkin talepler yapılmamış sayılır.”

 

6769 sayılı SMK’nın hükümsüzlük hâlleri ve hükümsüzlük talebine ilişkin 25(7) maddesine göre düzenlemeye göre “6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def'i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar.” Bu madde ile, davacının yayına itiraz aşamasında öne sürmediği markalar yönünden dava aşamasında cevap dilekçesinde itiraz gerekçesi markalar yönünden kullanım ispatı talep etme hakkı mevcuttur.

 

“Davalı, yargılama hukukunun genel kaidelerine göre, bu iki dilekçe kapsamında, ön inceleme aşamasına geçilinceye kadar, savunmalarını serbestçe değiştirebilir, genişletebilir. Buna göre davalının cevap dilekçesinde ileri sürmediği kullanmama def’ini, ikinci cevap dilekçesinde ileri sürebilmesine engel yoktur. Benzer şekilde, davalıya tanınan bu serbesti, cevap dilekçesinde ileri sürülen kullanmama def’inin, ikinci cevap dilekçesinde geri çekilmesine de imkân tanıdığı ifade edilebilir.”(Elanur TAMER, Marka Hukukunda Kullanım İspatı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, s.174 içinde MERDİVAN, Fethi: “Tescilli Marka Hakkına Dayalı Tecavüz Davasında Kullanmama Def’î”)

 

“SMK 25/7.maddesine göre, 6’ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü davalı tarafından mahkemeye davacının markasını beş yıldan beri ciddi olarak kullanmadığını def’î olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde, hükümsüzlük davasının dava tarihi esas alınır. Mahkeme, davaya dayanak olan markanın, dava tarihinden geriye dönük olarak beş yıl içerisinde ciddi olarak kullanıp kullanılmadığını inceleyecek, marka usulüne uygun kullanılmamış ise dava reddedilecektir. Bu beş yıllık sürede davacı markasını kısa bir sürede olsa ciddi kullanmış ise dava görülmeye devam edilecektir.” (BİLİR, Döndü Deniz , Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı 19-22 Aralık 2019, s.242-243)

 

“Gerçek ve ciddi kullanım” kavramı, uygulamada özellikle ABAD kararlarıyla tanımlanmıştır. Örneğin, 11 Mart 2003 tarih ve C-40/01 sayılı Minimax kelime markasına ilişkin kararda, önemli saptama ve özellikler yer almaktadır. Buna göre, “gerçek ve ciddi kullanım”, markanın işlevine uygun ve tescil edildiği mal ve/veya hizmetler için yeterince sık kullanımı gereklidir.

 

“Gerçek ve ciddi kullanım, tescille sağlanan hakları korumak amaçlı sahte kullanımı kapsamaz. Bir markanın kullanımının gerçek ve ciddi olup olmadığına karar verirken, markanın ticaret sırasında kar amaçlı kullanımının gerçek olup olmadığı, diğerlerinin yanı sıra markanın kullanımın derecesi ve sıklığını da kapsayan tüm gerçekler ve koşullar dikkate alınmalıdır.” (C-416/04 P Sunrider v OHIM [2006]; C-40/01 Ansul [2003]; C-259/02 La Mer Technology [2004]) (ÇELİKEL Deniz, Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu (2.baskı), Seçkin Yayınları, Ankara 2021)

 

Kullanım açısından, markanın üzerinde kullanıldığı mal/hizmet ve niteliğe de önem verilmektedir.  Özellikle lüks sayılabilecek mal ve hizmetler için satış miktarı, ucuz mal ve hizmetler için olandan daha az olabilecektir. (ARKAN Sabih, Marka Hukuku, C.2, s.147)

 

Alan adlarında marka kullanımı, markanın tescil edildiği mal ve hizmetleri kapsaması halinde ve durumun/dosyanın niteliğine göre geçerli bir delil olabilir. (Yasaman, Marka Hukuku C.1, s.634-636) Ancak, tarih ispatı açısından yeterli olmadığı durumlarda, sadece ek delillerden biri olmaktadır.

 

Somut olayda, itiraz gerekçesi markaların tescil edildiği mallar / hizmetler üzerinde ve ciddi biçimde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir:

 

“Direktif’in öngördüğü “ciddi ve gerçek kullanım”, markanın asıl fonksiyonuna uygun olarak, tüketici veya son kullanıcıya herhangi bir karıştırmaya olanak vermeyecek ve başka kaynağa sahip mal veya hizmetleri ayırabilmesini sağlayacak şekilde mal ve hizmetlerin kaynağını belirtir düzeyde gerçek kullanımı ifade eder.” (C-495/07 Sil-berquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH [2009], C 144/06 P Henkel v OHIM [2007] and C 304/06 P Eurohypo v OHIM [2008]) (Çelikel, s.130)

 

Her ne kadar markanın tescil edildiği şekilde kullanılması gerekiyorsa da, markanın asıl unsuruna sadık kalınan kullanımların “tescil edildiği şekilde kullanım” sayıldığı çeşitli Yargıtay kararlarıyla da sabittir.

 

Bu değerlendirme sırasında, üzerinde özel bir dikkat gerektiren diğer bir konu da, markalardaki ek ibarelerin önemidir. Diğer bir deyişle, sadece       ibareli kullanımın itiraz gerekçesi markaların kullanımı olarak kabul edilip edilmeyeceğidir.

 

Seri markaların “gerçek ve ciddi” kullanımı, her bir markanın ayrı ayrı kullanımı anlamına gelmektedir. Bu konuda Fransa Yüksek Mahkemesi’nin 16 Temmuz 1992 tarih ve 89-16589 sayılı kararı, tüm dünyada örnek olarak ifade edilen bir karardır. Söz konusu kararda, LOTUS ve AU LOTUS markalarını tescil ettirmiş olmakla, marka sahibinin bu iki markanın aynı olmadığını ve arasında belirli bir farklılık bulunduğunu kabul etmiş olduğu, dolayısıyla bu iki markanın ortak unsur içeren seri markalar olmasına karşın her birinin ayrı ayrı kullanımının ispatlanması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Ancak, Fransız Yüksek Mahkemesi bu kararına temel olan yorumunu 14 Kasım 2006’da onadığı ve 14 Mart 2006 yılında verdiği 3 kararla değiştirmiştir. (14 Mart 2006 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL Inc. / Ets. LAPORTE; 14 Mart 2006, Sté RADER c/ Sté CENTRALE DIRECTE; 14 Mart 2006 LOUFRANI c/ PIER IMPORT)

 

Avrupa Birliği İlk Derece Mahkemesi ise, 26 Şubat 2006 tarihli Bainbridge kararında, Fransa Yüksek Mahkemesi’nin 1992 yılındaki yaklaşımına paralel bir karar vermiş ve bu karar 13 Eylül 2007’de onanmıştır. (T-194/03 Il Ponte Finanziaria SpA v OHIM & F.M.G. Textiles Srl [2006], C-234/06 P (Bainbridge) [2007]) “Madde 15(2), tescilli bir marka sahibine, ayrıca tescil edilmiş benzer bir markasının kullanımına güvenerek o markanın kullanım zorunluluğundan kurtulmasına olanak vermez. (C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v OHIM & F.M.G. Textiles Srl (Bainbridge) [2007])” (Çelikel, s.129)

 

Aynı kararda “…Bir markanın tescil edildiğinden kısmen farklı bir biçimde kullanımının ispatı sağlandığında markanın kullanılmış sayılabilmesi mümkünken; tescilli bir markanın sağladığı korumanın, aralarında sadece kısmen fark olduğu gerekçesiyle kullanımın ispatlanmadığı farklı bir tescilli markaya genişletilmesi mümkün değildir.” (C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v OHIM & F.M.G. Textiles Srl (Bainbridge) [2007]) ifadesiyle, birbirinden kısmen farklı da olsa her markanın kullanım ispatının ayrı ayrı yapılması gerektiğine işaret edilmiştir. (Çelikel, s.129)

 

“Gerçek ve ciddi kullanım, tescille sağlanan hakları korumak amaçlı sahte kullanımı kapsamaz. Bir markanın kullanımının gerçek ve ciddi olup olmadığına karar verirken, markanın ticaret sırasında kar amaçlı kullanımının gerçek olup olmadığı, diğerlerinin yanı sıra markanın kullanımın derecesi ve sıklığını da kapsayan tüm gerçekler ve koşullar dikkate alınmalıdır.” (C-416/04 P Sunrider v OHIM [2006]; C-40/01 Ansul [2003]; C-259/02 La Mer Technology [2004]). (Çelikel, s.129-130)

 

Ek olarak, söz konusu delillerin sunumuna ilişkin bazı kurallara da uyulması gerektiğinden, bu kurallar yönünden de inceleme yapılmalıdır. 6769 sayılı SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin kullanımın ispatı hallerinde sunulacak delillere ilişkin 30.maddesine göre:

 

(1) 29 uncu madde kapsamında sunulan deliller, tarafların başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine ve görüş oluşturabilmesine imkân verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır. İtiraz sahibi tarafından sunulan delillerin itiraza konu markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından kullanımın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve markanın kullanım şekli hususlarına dair yeterli bilgiyi içermesi gerekir.

 

(2) Deliller; ambalaj, etiket, fiyat listesi, katalog, fatura, fotoğraf ve gazete ilanı gibi her türlü destekleyici dokümanı içerebilir. Bu durumda, dokümanlar içerisinde yer alan ve itiraza konu markanın kullanımını kanıtlayan kısımların işaretlenmek suretiyle açıkça gösterilmesi gerekir.

 

(3) Deliller, her bir vakıanın hangi delillerle ispat edildiğini açıkça gösteren ayrıntılı bir delil listesi ile birlikte ve yazılı olarak sunulur. Delil olarak ürün numunelerinin incelenmesinin talep edilmesi halinde söz konusu ürünlerin numuneleri yerine, renk özellikleri de dâhil olmak üzere ayrıntılı şekilde çekilmiş ve yeterli çözünürlüğe sahip fotoğrafları sunulur.

 

(4) Kurum tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, 29 uncu madde kapsamında verilen sürelerin sona ermesinden sonra delil sunulamaz, sunulan deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz. Delillerin yabancı dilde olması halinde Kurum, söz konusu delillerin tamamının ya da bir kısmının yeminli bir tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin sunulması için iki aylık süre verebilir. Tercümelerin süresi içinde sunulmaması halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

 

(5) Delillerin süresinde, sırasıyla ve düzenli sunulması sorumluluğu taraflara aittir. Niteliği, içeriği ve itiraz konusu marka ile bağlantısı açıkça anlaşılmayan, okunaklı olmayan, düzenli şekilde tasnif edilmeyen, liste halinde sunulmayan ve iddialarla ilişkilendirilmemiş deliller hakkında söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Kurum tarafından bir aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde söz konusu deliller itiraz incelemesinde dikkate alınmaz.

 

(6) Bu madde hükümleri, niteliğine uygun düştüğü ölçüde yayıma ve karara itirazlarda sunulacak deliller hakkında uygulanır.”

 

Bu noktada, sunulan delillerin niteliği ve dikkat edilecek tarihler de doğru belirlenmelidir. Kullanımın ispat edilmesi gereken dönem dava konusu markanın başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıllık süredir. (TÜRKPATENT Kılavuz ve Marka Yayıma İtiraz İncelemelerinde Kullanım İspatı konulu bilgilendirme toplantısı, 16.06.2022) Kullanımın bu 5 yılın tamamında gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bu dönemin herhangi bir bölümünde gerçekleşmesi yeterlidir.

 

 

 

Bu metin, Deniz ÇELİKEL'in 2010 yılından itibaren hazırladığı bilirkişi raporlarından alıntılanmıştır.