6769 SAYILI SMK KAPSAMINDA KÖTÜ NİYET KAVRAMI

 

6769 sayılı SMK’nın marka tescilinde nispi red nedenlerine ilişkin 6(9) maddesine göre “Kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir."

Marka başvurusunun kötü niyetli bir başvuru olabilmesi için, marka başvurusu sırasında kötü niyetli olarak markanın amacı ve temel işlevi dışında bir amaçla kullanılması gerekir. Dolayısıyla kötü niyetin kabulü için, marka için başvuruda bulunan kişi, markanın temel işlevleri olan ürünün işletmeye aidiyetini sağlama ve diğer ürünler karşısında ayırt edicilik sağlama fonksiyonu dışında bir amaçla veya marka üzerindeki gerçek hak sahibinin markadan yararlanmasını engellemek veya markanın ün ve şöhretinden yararlanmak suretiyle haksız çıkar edinme gibi bir amaçla hareket etmelidir.

C-529/07 sayılı ABAD kararında da, “Başvuru sahibinin, bir markanın aynısı veya benzerinin, aynı veya benzer mal ve / veya hizmetlerde kullanılmakta olduğunu bildiği halde, o markayla karıştırılabilecek bir markayı tescil ettirmek istemesi ve söz konusu işaretin asıl sahibinin markayı kullanmasını önlemek amacıyla marka tescil ettirmesi” gibi unsurların, kötü niyetin varlığına karar vermeye yarayacak işaretler olduğu ifade edilmiştir. Anılan kararda aşağıdakilerin kötü niyete işaret ettiği belirtilmiştir:

Aynı veya benzer mallar için tescili düşünülen karıştırılmaya neden olabilecek işaretin, başvuru sahibinin bildiği veya bilmesi gerektiği halde üçüncü kişiye ait bir işaretin aynısı veya benzeri olması,

Başvuru sahibinin niyetinin üçüncü kişinin bu işareti kullanmaya devam etmesini engellemek olması,

Üçüncü kişinin işareti ve tescili düşünülen işaretin yasal koruma derecesi (ÇELİKEL Deniz, Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu (2.baskı), Seçkin Yayınları, Ankara 2021, s.73-74)

AB Adalet Divanı kararına konu olayda hukuk sözcüsünün görüşüne göre, ilgili zamanda başvuru sahibinin niyeti, davaya özgü nesnel şartlara göre değerlendirilmesi gereken öznel bir unsurdur. Dolayısıyla, üçüncü kişiyi ürünü piyasaya sürmekten alıkoyma niyeti, belli şartlarda, başvuru sahibinin kötü niyetine ilişkin bir unsur olabilir. Bu, başvuru sahibinin kullanma niyeti olmadığı halde markayı tescil ettirmek için başvuruda bulunması ve tüm amacının üçüncü kişiyi piyasaya girmekten alıkoymak olduğunun açıkça belli olduğu durumdur.

“Bu durumda, marka asıl fonksiyonunu yerine getirmez; yani tüketici veya son kullanıcının ürün veya hizmetin kaynağını belirleyebilmesini ve o ürün veya hizmeti diğer kaynaklardan açıkça ayırt etmesini sağlamaz.” (C-456/01 P and C-457/01 P Henkel v OHIM [2004])Çelikel, s.71

Bu durumda, başvuru sahibinin tek amacı, marka haklarından yararlanıp, bu süre içinde kendine özgü karakteristiği ile belirli bir koruma sağlamış olan işareti kullanan bir rakip ile haksız yere rekabet etmektir.

YHGK’nun 2005/11-476 sayılı kararında da “Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca iyi niyetin asıl, kötü niyetin istisna olması sebebiyle davalının kötü niyetli olduğunun delil ve gerekçelerinin gösterilmesi gerektiğinden yerel mahkemenin bu yöndeki gerekçesine itibar olunamaz. Davacı, davalının kötü niyeti bulunduğunu kanıtlamalı ve mahkemece de bunun delil ve gerekçesi gösterilmelidir.” denilerek, kötü niyetin ispat edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Aynı şekilde, YHGK’nun 2008-11-501 sayılı kararında, “Öncelikle, davalı eyleminin kötü niyetli marka tescili oluşturup oluşturmadığı hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir. Kötü niyetin varlığı her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmelidir.” hükmü yer almaktadır.

 

 Bu metin, Deniz ÇELİKEL'in 2010 yılından itibaren hazırladığı bilirkişi raporlarından alıntılanmıştır.