6769 SAYILI SMK KAPSAMINDA TANINMIŞLIK KAVRAMI

 

6769 sayılı SMK’nın marka tescilinde nispi red nedenlerine ilişkin 6(4) maddesine göre “Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.”

 

Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi şu şekildedir:

 

“Birlik ülkeleri, tescilin yapıldığı ülkenin yetkili makamınca söz konusu ülkede bu sözleşmeden yararlanacağı kabul olunan bir kişiye ait olduğu, aynı veya benzeri mallar için kullanıldığı iyi bilinen tanınmış bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek bir şekilde yeniden reprodüksiyonunu, taklit edilmesini veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmesini içeren bir markanın kullanılmasını gerek mevzuat izin verdiği takdirde re'sen gerekse ilgilinin isteği üzerine yasaklamayı ve tescilini reddetmeyi veya iptal etmeyi taahhüt ederler. Markanın elzem bir bölümünün tanınmış bir markanın reprodüksiyonundan oluşması veya bu tanınmış markayla karıştırılabilecek bir taklitten ibaret olması durumunda da, bu hükümler geçerli olacaktır.” (Çeviri: Deniz ÇELİKEL)

 

Buna göre, markanın yabancı bir ülkede kullanılmış olması ve bu kullanımın Türkiye’de herkesçe bilinmesi halinde markanın üçüncü kişiler adına tesciline engel olunacaktır. Ancak, söz konusu markanın karışıklığa neden olabilecek şekilde yeniden düzenlenmiş, taklit edilmiş veya aslına yakın bir şekilde değiştirilmiş olması şartı aranmaktadır.

 

6769 sayılı SMK’nın marka tescilinde nispi red nedenlerine ilişkin 6(5) maddesine göre “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 18.06.2007, E. 2007/5927, K. 2007/9302 sayılı kararında “dava konusu başvurunun farklı hizmet sınıflarında marka olarak tescili halinde tanınmış marka sahibi ile arasında bağlantı olduğunu gösterip göstermeyeceği, davacı menfaatinin zarar görme ihtimali bulunup bulunmadığı, tanınmış markanın itibarına zarar verip vermediği, haksız yarar sağlayıp sağlamadığı gibi tescile engel oluşturan diğer koşulların ve TRIPs Sözleşmesi’nin 16/3. maddesinde belirtilen koşulların değerlendirilmesi” gerektiğinden söz edilmektedir.

 

Tanınmışlık konusunda, özel bir dikkat gereklidir. Çünkü TÜRKPATENT siciline tanınmış olarak kaydedilmiş bir marka bile, zaman içinde bu tanınmışlığı kaybedebilmektedir. Dolayısıyla, tanınmışlık değerlendirmesi, her somut olayda iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre yapılır.

 

Markanın tanınmış olup olmadığının/tanınmışlığın devam edip etmediğinin değerlendirilmesi dışında, bu tanınmışlığın dava konusu marka başvurusundan önce elde edildiğinin de ispatı gerekir. (“…Bir başka deyişle, bir markanın tanınmış olduğuna dayalı iddia ancak, tanınmışlık statüsüne kavuştuktan sonraki tarihlerde tescil başvurusu yapılan ve tescili gerçekleşen markalara karşı ileri sürülebilir.”) (Yargıtay 11. H.D. 2008/755 E., 2008/2033 K.)

 

Bu düzenleme açısından önemli olan, aşağıdaki olasılıklardan birinin ortaya çıkması riskinin mevcut olup olmadığıdır ve bu risklerin varlığının davacı tarafından ispatı gerekir:

Sonraki başvurunun tescili nedeniyle haksız bir yararın sağlanması

Tanınmış markanın itibarının zarar görmesi

Tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi.

 

“İtibar bir “eşik gereklilik” tir ve zarar verme veya haksız yarar sağlama için bütün temeli oluşturmaz. Bu hüküm, salt çağrışımdan kaynaklanan zararı düşündürmekte bile olsa, bu [zarar] gerçeklere dayanacak ve itiraz sahibinin nasıl ve neden zarar doğacağını gösterme gerekliliğini engellemeyecektir. Her şekilde, başvuru sahibinin mal ve hizmetleri ile itiraz sahibininkiler arasında bağlantı kurulmayacaktır.” (C-375/97 General Motors Corporation v Yplon SA (‘Chevy’) [1999] ECR I-5421).” The Manual concerning Opposition - Part 5, Article 8(5) CTMR (ÇELİKEL Deniz, Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu (2.baskı), Seçkin Yayınları, Ankara 2021, s.93)

 

Ayrıca her marka için bu risklerin mutlaka oluşacağı kanaatine doğrudan varılamaz.

 

“Bir işaretin kullanımının, markanın itibarı veya ayırt edici karakterinden haksız yararlanması veya zarar vermesine neden olup olmayacağını belirlemek için, davanın tüm koşulları dikkate alınarak geniş çaplı değerlendirme yapılması gerekir. Bu değerlendirme, markanın itibarının gücü ve ayırt edici karakterinin düzeyi, uyuşmazlık konusu markalar arasındaki benzerlik düzeyi ve ilgili mal veya hizmetlerin yakınlık derecesi ve doğasını da içerir. Markanın ayırt edici karakteri ve itibarı ne kadar yüksekse, zarara uğramanın varlığına da o kadar kolay karar verilir.” (C-252/07 Intel Corporation Inc. (INTELMARK) [2008]) (Çelikel, s.94)

 

Bilindiği gibi, tescil sayısının fazlalığı, markanın tanınmış olarak kabulü için tek başına yeterli değildir. Paris Sözleşmesine üye ülkelerde tescilli bir markanın Türkiye’de 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış olmamasının mümkün olduğu ve bir markanın tanınmışlığının sadece tescillerin sayısı veya fazlalığı ile belirlemenin ve markanın birden çok ülkede tescilli olmasını tanınmışlık için yeterli görmenin yanıltıcı olabileceği, çeşitli yayınlarda da yer almaktadır.

 

Tanınmışlık, çok geniş bir koruma sağlayan ve önemli bir hak veren bir kavram olduğundan, söz konusu ibarenin, ilgili tüketicilerce doğrudan o firmayı çağrıştırır hale gelmesi, bu durumun anket, araştırma gibi araçlarla ispatlanması, yoğun ve sürekli reklam çalışmalarının varlığının ispatlanması gibi çeşitli şartlar gereklidir.

 

Birlik Markası’na İlişkin Tüzük’ün 8(2)(c) maddesi, tanınmış marka ile ilgili, mülga 556 sayılı KHK’nın 7(1)(ı) ve SMK 6(4) maddesiyle aynı kapsamdadır. Ancak mülga KHK gibi mutlak değil, nispi red nedenlerindendir. Aynı durum SMK için de geçerlidir. Tanınmış marka gerekçesiyle yapılan itirazlar değerlendirilirken, gerekçe gösterilen markanın Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi anlamında tanınmış olup olmadığı ve bu madde gereğince itiraz hakkı bulunup bulunmadığı konusunda çeşitli ölçütlerden yararlanılır. Nispi red nedeni olduğundan, Tüzük’ün 8(1)(b) maddesiyle birlikte değerlendirilir ve karıştırılma olasılığı yoksa 8(2)(c) gerekçesi değerlendirilmez. Ayrıca, markanın hangi alanda tanınmış olduğu da 8(2)(c)nin değerlendirilmesinde dikkate alınır. Örneğin, The Coca-Cola Company,  ibareli markasının tanınmış marka olduğu gerekçesiyle, aynı sınıfı (32) kapsayan ibareli markaya itiraz etmiş, marka işaretleri benzer görülmediğinden itirazın 8(2)(c) ile ilgili kısmı OHIM tarafından reddedilmiştir. (27.04.2011, OHIM B 1 092 479) (Çelikel, s.95-96)

 

Yargıtay ve ABAD kararlarında da sıklıkla sözü edilen, “haksız yarar sağlama”, “ayırt edici karaktere zarar verme”, “sulandırma”, “bulandırma”, “zayıflatma” gibi terimler yönünden değerlendirme yapılabilmesi için, davacının somut deliller sunması gerekir.

 

Örneğin ABAD’ın C-252/07 Intel Corporation Inc. (INTELMARK) [2008] kararına da atıf yapan C‑383/12 P sayılı kararında, “sulandırma” sonucuna ulaşabilmek için sunulması gereken delillerin daha yüksek standartta olması gerektiği, önceki markanın kimliklendirilmesinin ve kimliğin dağılmasının zayıflamasının ve aynı zamanda ilgili tüketicinin ekonomik davranışındaki değişikliğin ispatı gerektiği, fiilen ispat edilmese bile gelecekte bunun olabileceğinin ispatlanması gerektiği, tanınmışlıkla ilgili korumanın varlığı, sadece tahminlere / varsayımlara dayandırılamayacağı belirtilmiştir.

 

Toplumun ilgili kesiminde markanın bilinme ve tanınma derecesi tüketici araştırmaları ve kamuoyu anketleriyle tespit edilebilir. Araştırma sonucundaki tanınmışlık oranının kaç olması gerektiği konusunda bir standart yoktur. Tanınmışlığın belirlenmesinde, oran uygulamasının zorluğu açıktır. Bir marka, bazı ürünler için çok tanınmış, bazı ürünler için hiç tanınmamış olabilir. Aynı şekilde, hiç tanınmamış bir marka, yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle kısa bir zamanda tanınmış hale gelebilir. Ayrıca, toplumun geniş bir kesimi tarafından tüketilmekte olan bir ürünün, teknik bilgi ve deneyim sahipleri tarafından tüketilen bir ürüne göre daha fazla kişi tarafından tanınıp biliniyor olması gayet doğaldır.

 

Bu durumda, kamuoyu anketi ve tüketici araştırması için seçilen örneklem elde edilecek tanınmışlık oranı üzerinde oldukça etkili olacaktır. Örneğin, bir yağ markası için herhangi bir market veya alışveriş merkezinden seçilen kişiler arasından elde edilecek sonuçla, bir bilgisayar donanım markası için aynı kişilerden elde edilecek sonucun oranlarının karşılaştırılması mümkün değildir. Ayrıca bilgisayar donanım markası için seçilen örneklem örneğin bir teknopark ise, elde edilecek tanınmışlık oranı, bir market veya alışveriş merkezinden seçilmiş örnekleme göre çok daha yüksek olacaktır.

 

Çeşitli araştırma modelleri vardır. Örneğin kantitatif (nicel) araştırma, belirli sayıda örneklem ile gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir, gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabilir bir şekilde ve objektif olarak yapıldığı, düşünce, hareket ve hisleri ölçmek için kullanılan araştırma tekniğidir. İlgili konu hakkında yüzeysel ve daha çok sayısal veriler saptanır. Objektif olduğundan, araştırmacı grubu tarafından incelenebilir. Genelleme sağlayacak sorular sorulur; “Kaç kişi?”, “Ne yaygınlıkta?” ve “Ne sıklıkta?” gibi sorular sorularak alınan cevaplar analiz edilir. Kalitatif (nitel) araştırma ise kelimeler ile aktarılarak, kavramlar, fikirler veya deneyimlerin anlamını çözebilmek için kullanılır. Bu tür araştırmalar, daha çok iyi anlaşılmayan konular hakkında derinlemesine bilgi edinilmesi amacıyla yapılır.  “Niçin?”, “Nasıl?”, “Hangi fikir?” gibi sorular sorularak alınan cevaplar analiz edilir, açık uçlu sorularla yapılan görüşmeler, kelimelerle aktarılan gözlemler araştırılır.

 

 

 

Bu metin, Deniz ÇELİKEL'in 2010 yılından itibaren hazırladığı bilirkişi raporlarından alıntılanmıştır.