Bir arada var olma kavramı

INTA (International Trademark Association-Uluslararası Marka Birliği), Coexistence Agreement – Bir arada var olma anlaşması’nı şu şekilde tanımlar: İki veya daha fazla kişi arasında, benzer markaların karıştırılma olasılığı olmadan bir arada bulunabileceği ve markaların barış içinde bir arada yaşayabilecekleri şartları tarafların belirlemesine izin veren anlaşmadır. Aynı veya benzer mal veya hizmetler üzerinde aynı markayı kullanmak için genellikle coğrafi sınırlarla kısıtlandırılır. (Aynı veya benzer mal veya hizmetler üzerinde aynı markayı kullanmak için genellikle coğrafi sınırlarla kısıtlandırılan anlaşmaya “Eşzamanlı kullanım anlaşması” da denir.)

 

Bu anlaşmalar, uzun yıllardır uygulanmaktadır. Bunların sadece bir kısmı dava konusu olarak öne çıktığından birçoğunun gizli kaldığı tahmin edilmektedir.

 

Bu konuda en önemli anlaşmalardan biri Apple Corps ve Apple Computer arasındakidir. (Industrial Indem v. Apple Case: Industrial Indemnity Company v. Apple Computer Inc. Court of Appeal of the State of California, First Appellate District, Division Three, filed 16.04.1999, Ref. Number. A074119.)

 

Taraflar arasındaki ilk anlaşma 1981 yılındadır. Bu anlaşma, ürünlerin bir arada var olmasına ilişkindir. Anlaşmaya göre, Apple Computer isim ve logosunu, özellikle müzik kayıtlarına uygun bilgisayar ürünlerinde kullanmayacak, taraflar diğerinin markasına itiraz etmeyecek veya tescilini iptale çalışmayacaktır. bu anlaşma ile, taraflar kendi işlerine devam edecek ve itibarlarını diğerinin hakkını ihlal etmeden geliştireceklerdir.

 

Ancak, özellikle teknoloji alanında, gelişmeleri önceden tahmin edebilmek oldukça zor olduğundan, bu tür anlaşmalar çok sağlam ve kalıcı olamayabilir. Apple Corps ve Apple Computer’ın anlaşma yaptıkları 1981 yılı, bilgisayar teknolojisinin henüz gelişmediği yıllardı. Zamanla, bilgisayar ürün ve hizmetleri iç içe geçmeye başladı. Artık bilgisayarlar, Apple Corps’un ana faaliyet konusu olan “kayıt” için de kullanılır hale geldi. Bu nedenle, özellikle hızlı gelişen ve teknoloji temelli mal ve hizmetleri ilgilendiren bu tür anlaşmaların işlerliğinin kontrolü açısından, özel bir madde ile belirli bir tarihte düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

 

Topluluk Marka Tüzüğü’nde, bu anlaşmalara ilişkin bir hüküm yer almamakla birlikte, OHIM’in yayınladığı ilkelerde, bu anlaşmaların ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. (Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2D, 2007) 

 

Buna göre, markaların bir arada var oluşunun ispatının, ulusal düzeyde belirli bir ağırlığı olabilir. (Aguirre y Compañia, S.A. v Paul Smith Limited (PAUL SMITH) [1999], Lisap Laboratori Cosmetici S.p.A. v Bellure N.V. (LİSA DELUX) [1999]) 

 

Ancak, bir arada var olmanın yol gösterici önemi, dikkatle ele alınmalıdır. İki işaretin ulusal düzeyde bir arada bulunmalarının farklı nedenleri olabilir; örneğin taraflar arasında geçmişteki farklı bir yasal durum veya önceki haklara ilişkin anlaşma gibi. (Hugo Boss AG v Bossi S.p.A. (BOSSI) [1999], Mr. Francisco Gascon Prats v SIDI SPORT S.a.s. di Dino Signori & C. (SIDI) [1999])

 

Ayrıca, bu tür bir anlaşma, ilgili piyasada söz konusu işaretlerin kullanıldığının ispatını gerektirir. İlgili markaların, ilgili Ofis’te tescilli olduklarını ispat etmek yeterli değildir. (Marco-Chemie Eugen Martin KG Chemische Fabrik v Malco Products, Inc. (MALCO) [1999], Luxor Writing Instruments Private Limited v Neoluxor, s.r.o. (NEOLUXOR) [2005]) 

 

Çeşitli Temyiz Kurulu kararlarında da,markaların sadece sicildeki kayıtları değil, piyasadaki varlığının önemli olduğu vurgulanmıştır. (ANTAS – GESTAO E INVESTIMENTOS LDA. v MAGLIERIA S.L. (NO LIMITS) [2002], PEPSICO, Inc. v Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co KG (CHEE.TOS) [2002])

 

Sicilde bir arada var olma, karıştırılma olasılığının tahlilinde dikkate alınabilir bir unsur olabilir. Ancak, bu durum, söz konusu markanın ulusal tescili sırasında nispi red nedenlerine ilişkin incelemenin açıkça görüldüğü durumlarda geçerli olabilir.

 

GOLDSHIELD kararında Kurul, markaların uzun yıllardır piyasada birlikte bulundukları ve itiraz sahibinin başvuru sahibinin ulusal markasına karşı herhangi bir girişimi olmadığına dayanmıştır. Kurul, bu dosyada, bir arada bulunmanın karıştırılma olasılığının bulunmadığına ilişkin kesin olmasa da oldukça güçlü bir göstergesi olduğunu dikkate almıştır. Bu yargı, İtiraz Birimi’nin uygulaması ile zıttır.İtiraz Birimi, piyasada birlikte var olmanın, karıştırılma olasılığına karşı bir ağırlığı olabileceği ama yokluğu için güçlü bir veri olmadığı kanaatindedir.

 

Bu nedenle, genellikle, taraflar arasındaki sözleşmeler aşağıdaki şartlar sağlanmadığında dikkate alınmayacaktır:

 

OHIM işlemleri sırasında taraflar arasında bir anlaşmanın varlığı, veya,

Ulusal mahkeme kararının varlığı.

 

Anlaşma ihtilaflı ise, dikkate alınmayacaktır. Sürmekte olan dava varsa, İtiraz Birimi, işlemleri askıya alıp almayacağına karar verecektir. Dolayısıyla, kişisel sözleşmeler de artık göz ardı edilmeyecektir.

 

30.01.1985 tarihli BAT kararında, “bu tür sözleşmelerin yasalara uygun ve kullanışlı olduğu” belirtilmiştir. OHIM İtiraz Birimi’nin COMPAIR ve Temyiz Kurulu’nca ve T-90/05 sayı ile Avrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi ile onanan OMEGA kararlarında, karıştırılma olasılığına ilişkin değerlendirmede taraflar arasındaki anlaşma hükümlerine bağlı kalınamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, taraflar arasında bir anlaşma varken, taraflardan birinin Topluluk Markası başvurusunda bulunmasının, “kötü niyet” açısından değerlendirilmesi için bir gerekçe oluşturduğu görülmektedir. Anlaşmada, itiraz eden OMEGA SA’nın “OMEGA kelimesini içeren bir marka için belirlenen bazı mallarla ilgili başvuruda bulunmayacağı, kullanmayacağı” açıkça belirtilmişken başvuru yapmış olması, en azından kötü niyet açısından değerlendirilmesi gereken bir konu olarak görülmüştür.

 

 

2007 tarihli SKY kararında Kurul, taraflar arasındaki anlaşmaya ciddi bir önem vermiştir. Söz konusu anlaşmada, SKYROCK, SKYZIN and SKY CHANNEL markalarına ilişkin hükümler bulunduğundan, itiraz konusu SKY ibaresinin bu anlaşma kapsamında bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Yazan: Deniz Çelikel • Patent ve Marka Vekili

 

Deniz Çelikel'in bu makalesi, konuya ilişkin 2009 yılındaki ilk makale olarak herhangi bir değişiklik yapılmadan sunulmuştur. Deniz Çelikel'in kitapları, yayınları ve ders notlarında bu makale temel alınmıştır.